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2020年4月13日 星期一

為企業披荊斬棘的FTO(freedom-to-operate,自由實施)專利檢索



2020.04.13
作者: 汪周禮
TIPO/TIPA 專利侵權鑑定實務培訓測驗合格(2008)
TRIZ Practitioner (2010~)

在專利領域中,對企業來說,有一種檢索分析比專利申請前的可專利要件檢索分析還要重要,那就是產品/技術自由實施(freedom to operate)檢索分析,簡稱FTO,或稱使用權分析(right to use),一般稱之為FTO比較多,本文將以FTO表述之。


WHAT - 甚麼是FTO

FTO顧名思義,運用專利檢索與分析,根據企業產品與技術或服務在市場或準備進入市場的專利現況,比對專利權利範圍,尋找出企業產品或技術的可實施範圍與風險。
由於企業產品與技術類型千變萬化,商業模式從上游到下游與客戶或供應商之間的合作型態不同,彼此競合關係錯縱複雜,因此FTO的類型也很多種,有時候盡職調查(Due Diligence)也會看到FTO的影子。


基本上,FTO是企業創新不可或缺、非常重要的專利分析項目。另外,FTO專案的執行,根據不同需求,也會需要與不同部門合作,以完善FTO作業並順利達成FTO專案目的。

FTO一般的主要分析標的為有效專利(專利權),不過,根據經驗,在有些目的較廣的FTO專案中,也是會對申請中專利(取得專利權範圍預測與風險評估)或過期專利(可用技術)進行技術分析比對。

就筆者在不同企業(OEM,ODM,EMS,OBM)從事超過百件專案以上的FTO分析經驗來看,接觸過的FTO種類非常多,採用的手法也所不同,FTO完全可以根據企業風險需求與目的,規劃出不同的FTO專案,以符合企業各種需求。

本文僅對基本概念進行介紹,實務上的操作手法相當複雜與專業,並且很花時間也更耗眼力。


WHY - 進行FTO的目的

高強度的FTO可以及早發現並迴避侵權風險,進一步降低產品/技術進入市場後的競爭資源損耗,釐清市場競爭技術的紅海範圍,甚至可進一步挖掘市場中的技術藍海並及早布局,搶佔先機,提高企業競爭強度。此外,FTO也可以作為專利迴避設計前的準備。

從非侵權分析的角度來看,FTO用來開發專利技術授權對象,也是一種不錯的可靠方式。
FTO的主要好處在於,當企業建立完整的FTO資料庫以後,企業就會發現風險越來越低,產品技術開發判斷專利風險的時間大幅度縮短。
簡單來說,FTO專案執行越多越久,企業累積到的產品/技術開發資源優勢會越來越多。


WHEN - 進行FTO時機

一般情況會在新產品/技術功能開發研究初期,進行初步FTO檢索與分析。
另外將新技術(特別是新供應商)應用到產品之前,或是引進新產品進入市場前(*ex: Cyber vs. Belkin平板護套專利),也需要先進行FTO檢索與分析。
基本上,只要沒有經過FTO檢索與分析,通常都會有風險,畢竟別人在用,不代表不會有侵權風險(*二維QRCode圖案訴訟, 設計專利侵權Apple vs. Samsung GUI ICON)
另一種情況是當產品技術已經進入市場,此時就需要進行高強度而密集的FTO檢索與分析,快速釐清風險並將風險降到最低。
整體來說,從產品-技術-市場來看,一共有八種情況(綜合表一&表二)會需要進行FTO分析。由此可知,FTO對企業來說甚至比專利申請來要來得重要。


 (表一)



 (表二)

其他的情況就是專利權人,想開發潛在專利技術授權對象。


WHO - 誰需要FTO (企業、研究單位、專利交易單位)
我們都知道通常企業是最需要進行FTO
另外就是研究機構或大學,專門針對技術進行研究開發,並作為後續技術轉讓授權等商業目的的技術研究。
另外若想要針對專利進行交易或拍賣,也需要透過FTO深入了解該或該些專利是否符合專利價值指標。


WHERE -  何處適合展開FTO

FTO會根據產品/技術導入所涉及到的市場範圍來進行,專利權利是屬地主義,針對不同管轄權法域(Jurisdiction)進行相應的FTO是很重要動作,每個國家或區域(EPO)都有不同的專利審查判斷標準(比如說美國與歐洲專利局)以及判斷權利範圍的解釋方式,這時候需要不同地區的專利與法律專家給予適當的協助(例如:權利範圍解釋與建構, 侵權分析判斷, 法律意見書等)


HOW - 如何進行FTO
FTO分析報告,屬於專利風險分析報告,既然屬於風險分析報告,自然要有風險報告的基本特色,這些基本特色包括:找出風險來源,進行風險分析,根據分析結果進行風險評估,提供風險對策以及對風險進行評論。

簡述流程如下:

1.   確認產品/技術需求與描述
2.   根據產品/技術方案與特徵進行清楚定義及描述
3.   需要進入的市場
4.   已知市場競爭對手
5.   專利檢索與分析,確認相關專利權利範圍(取得專利權範圍/申請中專利範圍)
6.   建立產品技術與權利範圍比對圖
7.   執行侵權分析比對
8.   非法律/法律判斷評估意見
9.   風險分析與評估及對策


HOW MUCH - FTO要多少錢

根據不同的需求與檢索分析比對產品與相關專利權利範圍,費用收取主要是依據需求與服務項目和內容決定,不同的合作對象(事務所或律師)在費用上也會有差異,費用從基本的數萬台幣到上百萬台幣都有。實際的費用產生一般主要分為檢索與分析比對、侵權判斷、律師意見以及風險因應對策所衍生的其他費用(如迴避設計需求等)


REFERENCE:


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