智合創新: 為企業披荊斬棘的FTO(freedom-to-operate,自由實施)專利檢索

2020.04.13
作者: 汪周禮
TIPO/TIPA 專利侵權鑑定實務培訓測驗合格(2008)
TRIZ Practitioner (2010~)

在專利領域中，對企業來說，有一種檢索分析比專利申請前的可專利要件檢索分析還要重要，那就是產品/技術自由實施(freedom to operate)檢索分析，簡稱FTO，或稱使用權分析(right to use)，一般稱之為FTO比較多，本文將以FTO表述之。

WHAT - 甚麼是FTO

FTO顧名思義，運用專利檢索與分析，根據企業產品與技術或服務在市場或準備進入市場的專利現況，比對專利權利範圍，尋找出企業產品或技術的可實施範圍與風險。

由於企業產品與技術類型千變萬化，商業模式從上游到下游與客戶或供應商之間的合作型態不同，彼此競合關係錯縱複雜，因此FTO的類型也很多種，有時候盡職調查(Due Diligence)也會看到FTO的影子。

基本上，FTO是企業創新不可或缺、非常重要的專利分析項目。另外，FTO專案的執行，根據不同需求，也會需要與不同部門合作，以完善FTO作業並順利達成FTO專案目的。

FTO一般的主要分析標的為有效專利(專利權)，不過，根據經驗，在有些目的較廣的FTO專案中，也是會對申請中專利(取得專利權範圍預測與風險評估)或過期專利(可用技術)進行技術分析比對。

就筆者在不同企業(OEM,ODM,EMS,OBM)從事超過百件專案以上的FTO分析經驗來看，接觸過的FTO種類非常多，採用的手法也所不同，FTO完全可以根據企業風險需求與目的，規劃出不同的FTO專案，以符合企業各種需求。

本文僅對基本概念進行介紹，實務上的操作手法相當複雜與專業，並且很花時間也更耗眼力。

WHY - 進行FTO的目的

高強度的FTO可以及早發現並迴避侵權風險，進一步降低產品/技術進入市場後的競爭資源損耗，釐清市場競爭技術的紅海範圍，甚至可進一步挖掘市場中的技術藍海並及早布局，搶佔先機，提高企業競爭強度。此外，FTO也可以作為專利迴避設計前的準備。

從非侵權分析的角度來看，FTO用來開發專利技術授權對象，也是一種不錯的可靠方式。

FTO的主要好處在於，當企業建立完整的FTO資料庫以後，企業就會發現風險越來越低，產品技術開發判斷專利風險的時間大幅度縮短。

簡單來說，FTO專案執行越多越久，企業累積到的產品/技術開發資源優勢會越來越多。

WHEN - 進行FTO時機

一般情況會在新產品/技術功能開發研究初期，進行初步FTO檢索與分析。

另外將新技術(特別是新供應商)應用到產品之前，或是引進新產品進入市場前(*ex: Cyber vs. Belkin平板護套專利)，也需要先進行FTO檢索與分析。

基本上，只要沒有經過FTO檢索與分析，通常都會有風險，畢竟別人在用，不代表不會有侵權風險(*二維QRCode圖案訴訟, 設計專利侵權Apple vs. Samsung GUI ICON)。

另一種情況是當產品技術已經進入市場，此時就需要進行高強度而密集的FTO檢索與分析，快速釐清風險並將風險降到最低。

整體來說，從產品-技術-市場來看，一共有八種情況(綜合表一&表二)會需要進行FTO分析。由此可知，FTO對企業來說甚至比專利申請來要來得重要。

(表一)

(表二)

其他的情況就是專利權人，想開發潛在專利技術授權對象。

WHO - 誰需要FTO (企業、研究單位、專利交易單位)

我們都知道通常企業是最需要進行FTO。

另外就是研究機構或大學，專門針對技術進行研究開發，並作為後續技術轉讓授權等商業目的的技術研究。

另外若想要針對專利進行交易或拍賣，也需要透過FTO深入了解該或該些專利是否符合專利價值指標。

WHERE - 何處適合展開FTO

FTO會根據產品/技術導入所涉及到的市場範圍來進行，專利權利是屬地主義，針對不同管轄權法域(Jurisdiction)進行相應的FTO是很重要動作，每個國家或區域(EPO)都有不同的專利審查判斷標準(比如說美國與歐洲專利局)以及判斷權利範圍的解釋方式，這時候需要不同地區的專利與法律專家給予適當的協助(例如：權利範圍解釋與建構, 侵權分析判斷, 法律意見書等)。

HOW - 如何進行FTO

FTO分析報告，屬於專利風險分析報告，既然屬於風險分析報告，自然要有風險報告的基本特色，這些基本特色包括：找出風險來源，進行風險分析，根據分析結果進行風險評估，提供風險對策以及對風險進行評論。

簡述流程如下：

1. 確認產品/技術需求與描述

2. 根據產品/技術方案與特徵進行清楚定義及描述

3. 需要進入的市場

4. 已知市場競爭對手

5. 專利檢索與分析，確認相關專利權利範圍(取得專利權範圍/申請中專利範圍)

6. 建立產品技術與權利範圍比對圖

7. 執行侵權分析比對

8. 非法律/法律判斷評估意見

9. 風險分析與評估及對策

HOW MUCH - FTO要多少錢

根據不同的需求與檢索分析比對產品與相關專利權利範圍，費用收取主要是依據需求與服務項目和內容決定，不同的合作對象(事務所或律師)在費用上也會有差異，費用從基本的數千美金到上數十萬美金都有。實際的費用產生一般主要分為檢索與分析比對、侵權判斷、律師意見以及風險因應對策所衍生的其他費用(如迴避設計需求等)。