為企業披荊斬棘的FTO(freedom-to-operate,自由實施)專利檢索

2020.04.13
作者: 汪周禮
TIPO/TIPA 專利侵權鑑定實務培訓測驗合格(2008)
TRIZ Practitioner (2010~)

在專利領域中，對企業來說，有一種檢索分析比專利申請前的可專利要件檢索分析還要重要，那就是產品/技術自由實施(freedom to operate)檢索分析，簡稱FTO，或稱使用權分析(right to use)，一般稱之為FTO比較多，本文將以FTO表述之。

WHAT - 甚麼是FTO

FTO顧名思義，運用專利檢索與分析，根據企業產品與技術或服務在市場或準備進入市場的專利現況，比對專利權利範圍，尋找出企業產品或技術的可實施範圍與風險。

由於企業產品與技術類型千變萬化，商業模式從上游到下游與客戶或供應商之間的合作型態不同，彼此競合關係錯縱複雜，因此FTO的類型也很多種，有時候盡職調查(Due Diligence)也會看到FTO的影子。

基本上，FTO是企業創新不可或缺、非常重要的專利分析項目。另外，FTO專案的執行，根據不同需求，也會需要與不同部門合作，以完善FTO作業並順利達成FTO專案目的。

FTO一般的主要分析標的為有效專利(專利權)，不過，根據經驗，在有些目的較廣的FTO專案中，也是會對申請中專利(取得專利權範圍預測與風險評估)或過期專利(可用技術)進行技術分析比對。

就筆者在不同企業(OEM,ODM,EMS,OBM)從事超過百件專案以上的FTO分析經驗來看，接觸過的FTO種類非常多，採用的手法也所不同，FTO完全可以根據企業風險需求與目的，規劃出不同的FTO專案，以符合企業各種需求。

本文僅對基本概念進行介紹，實務上的操作手法相當複雜與專業，並且很花時間也更耗眼力。

WHY - 進行FTO的目的

高強度的FTO可以及早發現並迴避侵權風險，進一步降低產品/技術進入市場後的競爭資源損耗，釐清市場競爭技術的紅海範圍，甚至可進一步挖掘市場中的技術藍海並及早布局，搶佔先機，提高企業競爭強度。此外，FTO也可以作為專利迴避設計前的準備。

從非侵權分析的角度來看，FTO用來開發專利技術授權對象，也是一種不錯的可靠方式。

FTO的主要好處在於，當企業建立完整的FTO資料庫以後，企業就會發現風險越來越低，產品技術開發判斷專利風險的時間大幅度縮短。

簡單來說，FTO專案執行越多越久，企業累積到的產品/技術開發資源優勢會越來越多。

WHEN - 進行FTO時機

一般情況會在新產品/技術功能開發研究初期，進行初步FTO檢索與分析。

另外將新技術(特別是新供應商)應用到產品之前，或是引進新產品進入市場前(*ex: Cyber vs. Belkin平板護套專利)，也需要先進行FTO檢索與分析。

基本上，只要沒有經過FTO檢索與分析，通常都會有風險，畢竟別人在用，不代表不會有侵權風險(*二維QRCode圖案訴訟, 設計專利侵權Apple vs. Samsung GUI ICON)。

另一種情況是當產品技術已經進入市場，此時就需要進行高強度而密集的FTO檢索與分析，快速釐清風險並將風險降到最低。

整體來說，從產品-技術-市場來看，一共有八種情況(綜合表一&表二)會需要進行FTO分析。由此可知，FTO對企業來說甚至比專利申請來要來得重要。

 (表一)

 (表二)

其他的情況就是專利權人，想開發潛在專利技術授權對象。

WHO - 誰需要FTO (企業、研究單位、專利交易單位)

我們都知道通常企業是最需要進行FTO。

另外就是研究機構或大學，專門針對技術進行研究開發，並作為後續技術轉讓授權等商業目的的技術研究。

另外若想要針對專利進行交易或拍賣，也需要透過FTO深入了解該或該些專利是否符合專利價值指標。

WHERE -  何處適合展開FTO

FTO會根據產品/技術導入所涉及到的市場範圍來進行，專利權利是屬地主義，針對不同管轄權法域(Jurisdiction)進行相應的FTO是很重要動作，每個國家或區域(EPO)都有不同的專利審查判斷標準(比如說美國與歐洲專利局)以及判斷權利範圍的解釋方式，這時候需要不同地區的專利與法律專家給予適當的協助(例如：權利範圍解釋與建構, 侵權分析判斷, 法律意見書等)。

HOW - 如何進行FTO

FTO分析報告，屬於專利風險分析報告，既然屬於風險分析報告，自然要有風險報告的基本特色，這些基本特色包括：找出風險來源，進行風險分析，根據分析結果進行風險評估，提供風險對策以及對風險進行評論。

簡述流程如下：

1.   確認產品/技術需求與描述

2.   根據產品/技術方案與特徵進行清楚定義及描述

3.   需要進入的市場

4.   已知市場競爭對手

5.   專利檢索與分析，確認相關專利權利範圍(取得專利權範圍/申請中專利範圍)

6.   建立產品技術與權利範圍比對圖

7.   執行侵權分析比對

8.   非法律/法律判斷評估意見

9.   風險分析與評估及對策

HOW MUCH - FTO要多少錢

根據不同的需求與檢索分析比對產品與相關專利權利範圍，費用收取主要是依據需求與服務項目和內容決定，不同的合作對象(事務所或律師)在費用上也會有差異，費用從基本的數千美金到上數十萬美金都有。實際的費用產生一般主要分為檢索與分析比對、侵權判斷、律師意見以及風險因應對策所衍生的其他費用(如迴避設計需求等)。

2020© 汪周禮  Jou-li Wang@智合創新
自我介紹
https://intellectual-integration-innovation.blogspot.com/2020/03/blog-post_15.html

https://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/tw/

圖片來源：http://creativecommons.tw/explore

REFERENCE:

FTO检索：寻找“专利丛林”中的自由领地

https://mp.weixin.qq.com/s/WqNqEW31VI5UmrGSPGeVFA

https://mp.weixin.qq.com/s/_T8U9SUCShcrx4LyOA89aQ

http://www.patenttrademarkblog.com/freedom-to-operate-fto-infringement-search/

https://ip.com/services/freedom-to-operate/

https://www.inquartik.com/inqp-what-is-freedom-to-operate-fto/

企業需要面對的三種創新

創新三大類型

企業需要面對哪三種的創新?

創新粗分為三種不同類型，常遇到的是產品與技術創新，再來就是流程與服務創新，最後就是商業模式創新。

進入軟體領域後發現，原來軟體領域比其他領域更常遇到技術與流程服務創新類型，這也無怪乎這幾十年來，全球市場創新開始往軟體技術創新為核心的方向移動。在AI技術創新突破下，近年大多數的獨角獸也是以軟體領域為主。

不過坦白說，就算是要產生常遇到創新類型 ─ 產品與技術創新，對企業來說並不容易，都需要持續投注一定資源在上面並面對不低的技術風險。

整體來說，創新類型中，難度最高的還是在是商業模式創新(改善式創新&純商模創新)。

企業的創新風險

從企業的角度來看，商業模式改善式創新可以透過企業組織改造來達成，畢竟企業組織本身就是依循一定商業模式在運作，也反映出一定程度的企業商業模式。

這意味著企業的商業模式改善式創新可以透過系統化手段來產生，然而商業模式創新的來源非常多，不確定性因素非常高(ref: Peter Drucker’s 7 sources of innovation)，屬於超系統級創新。

企業要承擔的管理營運風險自然也非常高，畢竟失敗有可能會影響現有產品技術維護、面對持續競爭下的新產品技術創新效率，以及最現實的營收績效(參考”創新或是創死”一文)。從企業組織的角度來看，實際上，還是要根據企業組織類型(*ref: pmp組織結構類型: 集權、強矩陣、弱矩陣、平衡型以及混合型)才有辦法確認出，當企業面對商業模式改善與創新時，企業組織改造所要承擔的風險程度。

筆者曾經待過OEM/ODM/EMS/OBM多種不同類型企業，其中的EMS美商企業，規模雖然大，但每一兩年還是會進行組織結構改變(混合型的組織結構)靈活因應外在環境與市場需求。另外特別的是OBM企業，也會因應外在環境與市場需求進行組織結構調整。也因此，可以感覺得出來組織可靈活調整的企業，在面對環境挑戰時的應變能力都很強。

分享個自己過去執行過的案子，透過持續三年的市場對手監控與專利資訊分析，挖掘出高風險的產品技術創新競爭對手，市場主要競爭對手是上海陸企。

之後持續進行市場觀察與專利監控，發現主要對手研發團隊短期內大幅擴增，且其研發組織團隊主要功能多樣化，更發現對手在產品服務流程上的專利布局非常完整，早一步(2010-2013)整合雲端平台技術，將產品服務流程中所獲得的客戶數據分析資料，還原客戶使用模式， 並且進一步發展出更多不同情境的服務模式，為客戶提供更新更細膩而完整的產品服務流程。

由於對手在專利布局上非常完整(用60多篇專利完整布局包覆雲端產品服務流程)，即使我方擁有可抗衡的技術能力，但在經過完整的自由實施(freedom-to-operate)技術分析比對後，判斷很難跨越專利城池，因此整個新產品開發計畫就此放棄，畢竟要面對的風險太高了。

不過這也進一步促成企業老闆決心投入更多資源在新技術開發與嘗試企業轉型的後續作為上。

另外一個例子是產品創新改變企業組織，有一個朋友非常優秀，曾在某領域全球第三大企業當研發，後來成功突破市場產業技術限制開發出全新的技術，之後就被挖角到該領域全球第二大企業，對方非常重視他的技術能力，因為他的技術能力可以開發出非常多的市場沒有的新產品種類，於是給他相當不錯的條件，組織結構也因為這些新產品而有所調整，他負責這類新產品所成立的集團企業。為什麼我知道? 因為挖角合約我有幫忙看過。

可運用創新工具分析的系統創新

創新雖然有三種不同層次，但我自己根據這三種創新類型，結合創新工具培訓，嘗試進行更粗淺的分類，運用系統創新概念整合創新類型。

筆者根據10多年在企業創新所累積的實務經驗，把創新分為靜態系統創新、動態系統創新以及超系統創新來解釋以對應產品技術創新、流程服務創新以及商業模式創新，這也讓自己比較容易運用創新工具來對創新案例進行更深入的分析。

靜態系統創新，系統限制條件與創新特徵組件結構穩定, 系統組件交互作用(物質-能量-資訊)穩定且主要功能可明確區分，超系統無法引發其變數或引發的變數固定可辨認，其創新特徵沒有隨時間變化而改變，多數產品技術創新屬於此類。

動態系統創新，系統限制條件與創新特徵中的步驟要素穩定，系統要素間交互作用穩定且主要功能可明確區分，其中由超系統引發的變數(不確定因子)可辨識，不過其創新特徵會隨變數而改變系統交互作用類型(物質-能量-資訊)，服務流程創新屬於此類。

超系統級(超系統-超超系統或以上)創新，包括但不限於前面兩類系統創新，系統限制條件隨超系統級的層次變化而改變，系統外所引發的變數(不確定因子)不容易辨識，創新中的特徵多以靜態系統或動態系統創新特徵為基礎，創新特徵的應用功能會隨著超系統限制條件而變化。

這幾年觀察平台經濟發展出的新創以及AI領域的獨角獸商業模式,我發現, 在這些資訊當中, 商業模式創新若沒有產品技術或流程服務創新當藥引, 以及結合適當的商業模式(這可能需要熟悉商業模式類型與特色SWOT), 否則真的非常不容易成功。

畢竟就算是獨角獸, 角也不是不會斷掉的。

2020© 汪周禮 Jou-li Wang@智合創新

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圖片來源：http://creativecommons.tw/explore