淺論 創新式專利迴避設計(Innovative Patent Design Around) (一)
2020.10.31
2020 © 汪周禮@智合創新
TIPO/TIPA專利侵權判斷實務培訓課程(32hrs)測驗合格,2008
關鍵字(Key words)： 專利、迴避設計、侵權分析、FTO、TRIZ、創新
#迴避設計
#專利
#FTO
#TRIZ
#創新
智慧財產經濟體系(IP ECO-SYSTEM)
專利制度是全球性的制度，目的在於激勵創新，較早成功發展專利制度的區域國家，知識經濟蓬勃發展，透過官方統計資料可以看到專利所屬的智慧財產領域，以歐盟為例，IP對GDP貢獻超過四成，美國則接近四成(參考下圖EU GDP 2016 & US 2010-2014)。
IP相關知識經濟活動強度直接反映出產業創新發展程度與等級，若以技術創新為核心的行業來看，專利重要性自然不言可喻。面對市場激烈競爭，美國專利訴訟賠償金額動輒數百萬到數十億美金(Centripetal vs. Cisco 2020)，一旦發生，對企業經營產生莫大的衝擊。就算是擁有豐沛資源與領先技術的全球頂尖科技大廠，更是難以擺脫專利競爭，如何擺脫市場競爭對手施加的專利枷鎖，成為企業管理層必須要重視的課題。
目前有很多方法可以克服專利枷鎖，例如，專利無效舉發、專利談判授權、專利買賣交易或是建立產業專利聯盟等等，但這些手段都是花錢買方案，無法從根本解決，唯有持續創新，才能釜底抽薪，為企業降低專利風險，提高企業競爭力。
創新式迴避專利設計
VS. 專利迴避設計
在創新的手法中，有一種手段是直接同時挑戰專利技術方案與權利範圍，運用創新工具合法突破專利權利範圍，這也就是所謂的創新式專利迴避設計，過去已經有人提出類似創新式專利迴避設計的概念(*陳瑞田, 創新性之專利迴避設計,TIPO/TIPA智慧財產學院培訓教材2008)。
根據筆者成功的企業實務經驗發現，創新式專利迴避設計可以有效降低傳統專利迴避設計失敗的法律風險，原因很簡單，創新式專利迴避設計是基於現有專利技術的創新方案，不是改良方案，是從技術方案基礎原理上進行改變與突破。
目前有很多創新工具可以應用到專利迴避設計(*至少10種創新工具可以根據不同情況配合使用)。此外，創新式專利迴避設計往往可以產生至少3~種以上超越現有專利權利範圍且應用不同技術原理的技術方案，也因此，成功的創新式專利迴避設計方案常常可以再申請專利並取得專利權。
創新式專利迴避設計可以有效縮減研發時間與提升研發效率，只要懂得運用創新工具，就可以從現有專利技術產生創新方案，可以說是一種高效率創新活動! 創新式專利迴避設計雖然強大，受限創新工具的使用情境，仍有其應用範圍與限制，創新式專利迴避設計是否能成功，這必須要配合實務經驗的創新專家，針對個案進行完整仔細的評估分析後才能判斷。
專利迴避設計 Patent Design Around (6W2H)
在介紹創新式專利迴避設計 (innovative patent design around/ patent circumvention)以前，首先向大家介紹專利迴避設計。
甚麼是專利迴避設計?
容我引用台灣智慧財產法院(TIPC)法官在判決書中揭露心證之理由來做個開場：
“惟按迴避設計（Design Around ），係針對他人專利之申請專利範圍進行專利分析，作為產品技術研發設計與規劃之創新基礎，藉此避免其產品有專利侵權之法律風險，進而保持企業之市場競爭地位，乃企業面對產品生命週期、市場競爭與專利獨占保護所採取之重要經營策略，如能順利規避專利侵權之認定，即屬成功的迴避設計。” (102年度民專上字第24號)
What
甚麼是專利迴避設計?
專利迴避設計/專利規避(patent design around
or patent circumvention)，簡而言之，是一種能夠讓企業產品或技術克服其他已知專利權利範圍的方法，基礎關鍵在於是否能夠不落入其他專利權人的專利權利範圍。(參考”概念圖1”)
成功規避他人專利權利範圍可粗略地分為狹義與廣義兩種。所謂狹義，指的就是迴避方案不落入專利權利範圍，這包括為了不落入權利範圍，刪除對應技術特徵，造成相關產品或技術方案效果較差的劣改方案。
所謂廣義，指得是迴避方案除了不落入專利權利範圍，更能夠與市場競爭對手同步對抗競爭，甚至優於市場對手。後面介紹”如何進行專利迴避(HOW)”的部分會再做說明。
在上圖中，顯示特定市場不同產品的專利風險，例如，產品A如果繼續發展會有專利風險，產品B已經面臨專利風險，產品C已經落入專利權利範圍。這三種產品都可以運用專利迴避設計規避市場專利侵權風險。
Why
為什麼需要專利迴避設計
企業專利風險管理
現在技術發展速度飛快，相同產業內的技術研發方向與內容有可能大量重疊，加上網路普及讓技術資訊傳遞與取得更加容易。專利資料庫的大量開放，讓技術資訊取得更容易。
企業只要投資新產品開發或新技術研發，為了保存並累積研發成果，或是將研發成果轉變成更有效用的智慧財產資產(IP asset)，有時會將技術成果申請專利，進行專利布局，取得完善的專利權利範圍，累積企業創新能量與IP競爭籌碼，進一步用來排除市場仿冒的低成本競爭行為，讓持續投資技術發展創新的企業可以透過專利制度，充分享受到市場回報的果實。相對來看，這也會讓其他競爭企業專利侵權風險增加，特別是惡意侵權風險。過去曾有學者研究指出，幾乎九成美國專利訴訟都會被控惡意侵權(Kimberly A. Moore, Empirical Statistics on Willful Patent
Infringement, 14 Fed. Cir. B.J. 227, 232 (2004-2005).)。
有專利風險管理意識的企業，當其產品或技術在進入特定區域市場前，例如美國、歐洲、中國大陸等，通常會先進行專利風險分析，甚至更積極的企業，在新產品技術開發階段就會開啟專利風險分析專案，及時找出市場可能存在的專利風險，以預先排除該區域市場的專利風險，及早避免企業產品技術開發資源損耗。
專利風險分析非常重要，可以及早發現產品技術已知或是潛在專利風險，讓企業根據專利風險分析報告的內容，讓非專利權人的企業握有主動權，可以根據企業現有需求與資源配置採取適當的應對作為，否則一旦被動面對專利風險，特別是美國專利訴訟，代價通常不低，往往遠遠超過專利風險分析的成本。況且，專利權人為了提高訴訟勝率，往往透過不同的訴訟手段壓縮被訴人應對時間，一旦面對訴訟再進行專利迴避設計其成功率或效果往往非常有限，企業被迫在一定時間內回應，反應時間被壓縮，企業資源運用受限的情況下，最後，不管是在企業管理上、營運上或產品決策上，整體所要付出的資源代價會高到超乎想像。
專利風險要及早防範應對才是上上策，企業專利風險管理越早介入成本越低。
專利侵權風險分析
專利風險分析種類很多，包括專利申請風險分析、專利訴訟風險分析與產品專利運用(*例如談判、授權、交易、合作)風險分析等。本文主要指的是專利侵權風險分析。專利侵權風險分析方法中常見的手段包括產品技術自由實施檢索(freedom-to-operate analysis)分析。
企業在經過專利風險分析後，通常最初會選擇排除專利風險的主要手段就屬專利迴避設計，這是因為專利迴避設計具有一定的保密性和時效性，由於以企業內部資源整合為主，執行完成的速度相對其他專利風險排除手段要快。
排除該區市場專利風險的手段有很多，例如專利舉發無效、專利迴避設計、專利交易、專利授權或發動反向專利訴訟(以戰逼和)等。不同的專利風險排除手段，需要進行不同評估作業，根據企業實際需求決定，例如無效舉發對手專利或採購交易專利或進行專利授權談判等等選擇，都會讓對手注意到你，除非必要，盡量避免打草驚蛇，一旦提早吸引對手觀察你，對你採取策略，就會引發其他非必要的資源運用風險，至少在表面上讓對手成為被動方，是比較好的處理方式。
其他的情況是，在專利舉發無效的手段中，若涉及專利組合布局，更容易增加專利無效舉發的不確定性，等到結果確定往往需要數年之久，這也會拖延產品進入市場的時間，延宕企業資源運用。綜合來看，在效率與資源成本的綜合考量下，在排除該區市場專利風險的手段中，專利迴避設計較適合作為初步排除專利風險的實施手段。
企業專利策略
專利迴避設計的目的有很多種，會根據企業專利策略而決定，專利策略受到企業新產品開發策略與研發技術藍圖的發展方向而有所不同，也會受到企業資源配置與運用所影響。一般在專利管理策略上可略分為積極、消極、攻擊與防禦四種方向(參考”目的概念圖”)，這些方向上的目的也會有所不同，例如：遇到專利訴訟，被迫進行專利迴避以避免落入他人專利權利範圍，或是，新產品技術開發時主動進行專利迴避，或是，降低專利訴訟風險並作為專利反訴籌碼增加和解談判優勢，或是，超越競爭對手專利權利布局範圍，創造競爭優勢等等。
Who
誰需要專利迴避設計
市場玩家(market players)
專利迴避設計是一種市場玩家(market
players)之間的創新鬥智角力賽。
當企業產品或技術即將開發或正將進入某些或特定市場的企業，就等於進入專利角力場，而角力賽的參與者，可能是新創、即將IPO的企業、上櫃企業、上市企業、產業研發單位或發明家等等。為了避免自身產品技術受到他人專利權牽制，這些角力者彼此之間互相為對方創造出專利迴避設計的需求，也就是需要進行專利迴避設計的人(企業)。
一般認為市場後進者需要專利迴避設計，其實技術領先者本身也需要，特別產品技術重要的核心專利，或是專利布局中的關鍵專利，也可預先應用專利迴避設計在自己的專利上，提升專利技術方案的強度與專利布局的品質，甚至在未來可能的專利訴訟、交易或技術授權等專利活動中，預先擴充專利布局組合包，提高企業專利訴訟籌碼、專利交易或技術授權的價值。
Whom
專利迴避設計的對象
專利迴避設計的對象，指的就是專利本身。有時候是一件專利，甚至有時候是多件專利所包覆的權利範圍。在實務上，根據筆者的經驗，被迴避專利權人(企業)通常擁有豐富的專利資源，因此通常需要迴避多件專利家族布局組合。特別是當產品技術具有龐大市場價值時，那麼需要迴避的對象，往往不會是一個企業的專利布局組合，而是所有競爭企業交互迴避所形成超高強度的多國的專利組合布局。這個時後的專利迴避設計的難度非常高，需要的專業資源也非常多，這當中所需要的跨領域技能也非常複雜!! (參考下圖概念圖2與迴避對象圖)
筆者曾成功專利迴避由市場所有競爭對手所構成的多國專利組合布局網，這當中包括來自七間不同跨國企業所構成的三個不同區域市場申請案(CN,US,TW, WO/PCT/CN)所構成的專利布局組合。成功專利迴避後的技術方案除了申請專利並成功取得專利權以外，更運用在企業產品技術中，迄今為企業創造的營收效益超過千萬台幣以上。甚至，連被迴避的競爭對手都跑來採用成功迴避專利的創新技術方案在其產品上。這就是創新式專利迴避設計為企業創造出的驚人成果。
Where
甚麼地方需要進行專利迴避設計
專利權是屬地主義，由各國”專利商標局”(PTO, Patent
Trademark Office)或稱”知識財產權局”(IPO, Intellectual Property Office)審查申請案通過法定要件後，賦予專利權，而專利權範圍的解釋與判斷，也與各國對於專利權利範圍的解釋方法與限制或受相關判決解釋不同而有所差異，實務上具體的操作會在專利迴避設計最後階段(*1)配合該國專利律師協助進行最後確認，甚至會要求律師出具法律意見書。
專利迴避設計涉及的市場區域會由企業具體需求而決定。跨國企業不用說，基本就是三大專利局(USPTO/US、CNIPA/CN、EPO/EU)加上世界知識產權組織(WIPO/PCT)基於專利合作條約(PCT)的申請案，有時會根據競爭對手所處區域而加上日本專利局JPO(JP) 或韓國專利局KIPO(KR)。
專利迴避設計涉及的市場區域範圍，基本上是由企業產品技術所欲切入的區域為評估基礎，但是由於被迴避對象的專利家族與專利組合等專利布局操作因素，通常後面也會擴及到其他非產品技術切入以外的專利局申請案進行評估，例如PCT申請案在國家階段指定進入的其他國家。
*1: 專利迴避設計階段可略分為初期、中期與後期三階段，初期會由企業內部專利部門熟悉專利侵權判斷的專業人士進行內部分析與判斷，這個部分會在後面描述。
When
何時需要專利迴避設計
專利迴避設計的時機會依企業專利策略而有所不同。根據筆者在OEM/ODM/EMS/OBM的專利管理工作經驗，專利策略可粗略分為積極、消極、進攻與防禦這四種類型，這四種類型所需要執行專利迴避設計的時機也有所差異。
消極型的專利策略。基本上可以說不甚重視專利迴避設計這一塊，通常屬於客戶代工製造的類型(OEM)。這種需要專利迴避設計的機會通常不高，加上代工製造應用的技術多半屬於成熟的習知技術，例如一般產品塑料射出成型，或是金屬沖壓技術，和製造流程有關，多半歸類於營業秘密，因此幾乎不需要專利迴避設計。不過，還是有可能會涉及到採購設備供應商相關的專利權糾紛的問題，例如自行將新採購的具有專利權的設備修改特徵零件自行客製化製造其他產品。
防禦型的專利策略。OEM/ODM廠商比較多，由於常常面臨客戶端的智慧財產權稽核(IPR Audit)或是客戶對供應商(OEM/ODM)的盡職調查(Due Diligence )壓力，或是開發客製化製程所產生的新產品製程技術或設備改善的開發活動，會因為客戶指定要求的專案而有專利迴避設計需求。另外，也有在新產品開發中、後期，將初步成果申請專利，透過專利申請而意識到專利風險，進一步基於製造上的必要需求，對擁有專利權的產品技術製程或生產設備進行的專利迴避設計，這一型和消極型同樣屬於被動型，往往是遇到再處理的類型。
積極型的專利策略。這種策略下，ODM企業仍較為被動，除非已經遭遇訴訟或擁有大量訴訟經驗的企業會較為主動；EMS企業涉及客戶服務鍊，相對會比ODM主動，專利風險會與客戶一起面對；積極型的專利策略多半還是以OBM等品牌型的企業較為常見。由於品牌企業往往直接面對市場競爭對手，況且在主要競爭市場(例如，美國)的專利律師費用高，專利侵權訴訟賠償金額更是龐大，會較為注重，例如2012年蘋果 VS. 三星 美國專利訴訟初審結果出來，三星就曾判賠超過10億美金。OBM品牌廠商會採取比較主動進行專利迴避設計的策略，在這種策略下，企業通常會在新產品開發與新技術開發初期就會進行專利風險分析(例如: 市場產品技術專利監控、FTO分析等)，較早產生專利迴避設計需求。
專利風險分析包括FTO專利實施風險分析(可參考”為企業披荊斬棘的FTO檢索”)，透過FTO專利風險分析發現市場中的專利風險。由於FTO的幫助，在產品開發或技術開發階段初期就及時發現專利風險，企業自然也可以有充裕的時間與資源進行專利迴避設計或執行多種不同策略因應，而非遇到訴訟時後才被動進行專利迴避設計，專利迴避設計的成功率自然也會不同。
另外，有些更積極的品牌企業除了進行FTO外，也會持續進行市場產品技術專利監控、競爭對手專利監控以及產品技術專利技術趨勢分析及預測等企業專利風險分析項目，更早修正新產品開發或技術研發藍圖的策略，降低企業資源運用風險成本，若此時專利迴避設計成功，更可以根據企業專利風險分析的結果充分運用專利策略以執行更完善的專利布局。
企業在進行具有價值的專利風險分析及預測的專案時，為求縝密，也會針對申請中但尚未取得專利權的重要案件，進行權利範圍的分析及預測。筆者在實務上也處理過幾類這樣的專案。這時要把審查歷史檔案資料全部撈出來，比對權利範圍的變化與審查意見中的關鍵特徵進行分析及預測與判斷，這個部分也是非常複雜而花時間，但對企業的幫助也很大，特別是針對新產品技術開發中已經啟動的專案來說，更是重要。這類案子不多，利於企業累積專利風險管理的經驗值。這也是積極型策略的企業會採取的作為。
攻擊型的專利策略，採用者一塊策略大多屬於品牌或技術領導者，例如蘋果、Nokia、Qualcomm等市場產品技術的領頭羊企業，透過專利訴訟排除市場競爭對手或是運用專利授權創造更多商業利潤。另外其他例如，專利權主張實體(patent assertion entity)或非技術實施實體(non-practicing entity)或是專利流氓(patent troll)等以專利訴訟為主要獲利來源的單位。這些類型的企業，由於屬於領先者或投機者，除了預先執行完整的專利分風險分析計畫外，找出核心關鍵專利後，就有更多時間運用資源規劃專利風險應對手段。另外，有的企業也會更積極的在專利申請、布局階段就同步進行自我專利迴避設計，運用專利迴避設計來檢驗本身專利申請與專利布局的品質，運用專利迴避設計提高競爭對手將來面對訴訟時迴避專利的難度，同時藉此提高競爭對手的企業專利風險。
配合專利申請案積極運用專利迴避設計強化專利組合與專利布局，這可說是一種低成本而高品質專利技術創新活動類型。從源頭開做好，這一直都是對企業最有利的行為。
How
如何進行專利迴避設計
專利迴避設計的方法是依照專利侵權判斷的方法決定基本方向。要能進行專利迴避設計並且提供專利迴避設計方案，首先要先了解專利侵權判斷規則，再來，就是熟悉專利相關產品技術方案及特徵，結合這兩者才能提供所謂的專利迴避設計實質方案。
本文先以台灣智慧財產局(TIPO)公布的專利侵權判斷要點(2016)摘要作為切入並介紹。
2016TIPO公布的專利侵權判斷流程摘要介紹(參考下圖)：
A.
專利範圍解析：解釋專利權利範圍並解釋專利權利範圍中的技術特徵
B.
產品技術分析：解析被控侵權之產品技術內容
C.
文義讀取判斷：根據專利權利範圍解析(A.)比對產品技術分析(B.)
D.
均等論阻卻判斷：判斷是否存在均等論限制事項，如：全要件、先前技術阻卻、申請歷史禁反言與貢獻原則。
E.
均等論適用判斷：運用三步測試(tripartite test)，判斷是否符合均等論要件。
F.
判斷是否侵權。
*均等論之限制事項，主要包括 「 全要件原則 」 、 「 申請歷史禁反言 」 、 「 先前技術阻卻 」 及 「 貢獻原則 」
Source: TIPO專利侵權判斷要點 https://topic.tipo.gov.tw/patents-tw/cp-746-871864-17e71-101.html
依照上面的流程，我們可以根據侵權判斷要點中不構成侵權條件，找出迴避設計的理由，合法建構出專利迴避設計的基礎方案。其他，例如美國不構成侵權判斷條件這一塊，還有”特別排除原則specific exclusion principle”與”請求項破壞原則claim vitiation doctrine”作為均等論阻卻事由。
https://udn.com/news/story/6871/4043303
一般進行專利迴避設計的過程中，主要是由熟悉專利侵權判斷的專利專業人士進行多次分析與評估後，根據比對結果判斷權利範圍缺陷或漏洞或限制條件，初步先提供專利迴避設計方向建議，再根據這個初步建議，由產品技術相關人員產出實際應用前的技術概念/具體方案(conceptual solution)，之後，再次與專利專業人士確認產生的技術概念/具體方案是否會落入專利權利範圍之中，如此往復討論謹慎分析與從嚴評估，最後經過外部律師確認出具律師意見書後，再將成功的專利迴避設計方案應用到市場的產品技術上。由於需要與企業內部及外部律師和企業內部產品部門和技術研發縝密配合，傳統專利迴避設計完整的實務操作流程具相當程度的意見溝通複雜度。
實務上，詳細的企業專利迴避設計的執行流程與企業專利迴避設計的目的息息相關。
根據筆者的經驗發現，不同的專利迴避設計流程會隨著企業專利迴避設計目的的不同而產生差異，所以在此先將專利迴避設計目的略分為四個等級，以方便釐清專利迴避設計流程的差異。
初級。不落入已知公告系爭專利權利範圍。
一般專利律師/專利師/專利代理師/專利顧問(*侵權判斷分析資格)可以根據侵權判斷規則提供迴避設計概念方向，或是根據研發改善方案進行二次評估提供專利迴避的概念方向，技術專業人是在不落入專利權利範圍的概念方向上持續開發出新的可用技術。注意！專利律師不提供專利迴避設計具體實施技術方案，要有這種能力，必須擁有該技術領域的專業知識，在專利法定義上屬於”該領域具有通常技藝習之人(Person Having Ordinary Skill In The Art, PHOSITA)”。
有時候，基於專利訴訟時間壓力，最常見的是會出現妥協式的劣改方案，雖然短暫擺脫專利風險，但是涉及專利訴訟案的產品技術營收將面對極大挑戰，最後相關產品技術往往會退出市場，也就是企業為了初步快速脫離專利訴訟枷鎖而不得不採取的下策。當然，如果與對手和解，取得授權就不會退出市場，但這會侵蝕企業產品利潤，屬於妥協方案，並非上策。
中級。在初級的基礎下，就是在已知公開的專利權利範圍之外，這包括申請審查中以及公告取得專利權的範圍，提供可實施的新產品/製造/技術方案。
這一塊難度在於申請審查中的專利權利範圍尚未確定，需要花時間與精神針對審查意見分析及預測，結合專利申請的技術特徵與申請人答辯內容，甚至相關的專利家族與專利布局，進行整體分析與判斷，才有辦法進行進一步整合其他工具進行預測。
高級。在中級的基礎下，匯整所有市場產品技術競爭相關方案，經過完善的企業產品技術FTO分析，根據FTO報告內容所提供的評估策略，針對高風險競爭對手進行長期專利監控，甚至也針對市場可能的潛在競合玩家進行專利風險分析，這些都是為了突破市場所有競爭對手的專利權布局跨國專利權利範圍包覆網的範圍下，產生可與市場競爭對手匹配的新產品/製造/技術方案。
在這個等級，專利部門的專利檢索與分析工作量非常大，在資訊收集的層面，除了專利資料庫的專利資訊以外，也會收集市場相關產品專利訴訟資訊與並且對法院相關判決進行分析。另外，也會收集產品技術相關產業鏈資訊找出可能切入的市場新玩家。甚至需要和產品行銷業務部門配合，對現有市場競爭產品進行競合分析與相關產品與技術特徵優劣勢等評估報告。如此一來，有完善的FTO專利風險分析資料庫，專利迴避設計出的方案(組合)才有機會和市場競爭對手的產品技術一較高下。
頂級。在高級的基礎下，根據市場競爭對手、產品相關專利技術的專利布局地圖範圍下，創造出優於市場所有競爭對手的新產品/製造/技術方案。這一塊需要的資訊更為複雜，必須要有能力建構出不同的基於相關產品技術的多種專利地圖，更需要有力的技術系統分析，才有辦法做到競爭對手的產品技術發展趨勢分析以及進一步的預測。這一塊，三星做得很成功，曾經成功預測不同競爭對手(TSMC, SONY, MICRON)產品進入市場時間，為企業競爭策略做出重大貢獻。
上面這四種等級，是筆者在不同企業(OEM/ODM/EMS/OBM) 根據執行過的專利迴避設計專案經驗，匯整跨領域跨部門的工作經驗所累積而成。這些不同專利迴避設計等級所涉及的流程，實際上會根據企業實際需求與目的而有所不同或有所調整。
基本上完善的專利迴避設計方案建立在完善的專利檢索與專利風險分析結果上，企業專利風險檢索與分析結合專利迴避設計的具體實施方法至少超過100個不同的執行步驟(可參考”解密企業競爭力 – 專利資訊情報分析”一文後，或可略窺一二)。
根據本文的專利迴避設計主題，摘要基本流程重點向大家介紹如下：
確認產品技術專利風險
1.
確認產品技術涉及的已知專利權利風險範圍，也就是找出市場所有近似專利。
2.
確認風險範圍，也就是確認整體最大專利權利範圍。例如，公告或公開專利的權利範圍。
3.
運用侵權鑑定方法比對相關產品技術與專利權利最大風險範圍。這裡所說的專利權利最大風險範圍存在多種情況，例如，單一專利則是指權利範圍最大的獨立權利要求項。
4.
確認產品技術方案與不同技術特徵的風險範圍。關鍵在於找出差異範圍，最小或最大的差異的範圍。
找出專利權利範圍缺口
5.
根據侵權鑑定方法與專利權利範圍解釋與限制條件，列出專利權利範圍可能的漏洞與可能的突破方向。
6.
根據可能的漏洞與研發緊密合作進行產品技術具體改善方案的評估與建議。
7.
再次比對研發產出的改善方案與專利權利最大風險範圍。不行，則回到步驟6. 。可行，則執行下一步驟。
迴避設計方案實施與追蹤
8.
將通過比對的改善方案再次進行專利檢索分析，確認是否存在二次專利風險。若存在二次風險，則根據二次風險產生的專利權利最大風險範圍進行分析，執行步驟5.。
若不存在二次風險，則執行下一步驟。
9.
將改善方案實施到產品技術上，確認是否可產生衍生方案(**)。若可，則執行下一步。若否，結束專利迴避步驟。
10. 根據衍生方案進行專利申請與布局，針對專利申請與布局進行自我專利迴避設計。根據迴避設計結果評估專利申請與布局漏洞並進行技術方案強化。
**根據實務操作經驗，幾乎會有改善方案應用上的衍生問題, 這個衍生問題的解決方案可以評估申請專利或是轉為企業營業秘密。
這個流程步驟主要是應用於初級的專利迴避設計流程，透過簡化的描述讓有興趣的朋友體會專利迴避設計的專業性與複雜性。
根據筆者的工作經驗，企業中的專利風險管理工作和企業營運緊密結合，環環相扣，實務上需要非常縝密的作業流程。
How Much
進行專利迴避設計要多少錢
專利迴避設計的費用主要與專利迴避設計的需求及目的和作業時間與可用資源有關以及迴避標的多寡和專利市場有關，若以本文中的等級簡化來看，台灣或美國或中國大陸的專利迴避設計費用都會不同。根據筆者曾在美國上市企業處理亞洲集團專利事務的管理經驗來看，達成初級的專利迴避設計所需要的基本資源成本費用大約會在50K~100K USD 左右，這個費用相對於美國專利訴訟的資源成本費用而言，是非常便宜的。
結論心得
在現代企業產品與技術的競爭活動中，專利已經成為重要市場競爭工具。專利迴避設計需要結合專利侵權判斷的法律專業能力與運用產品技術研發解決問題的能力以及結合運用創新工具的創新力，才能讓專利迴避設計的成果脫離專利權利範圍的束縛，更能對市場競爭對手造成威脅，持續累積以創造出後來居上的優勢。
專利迴避設計有很多好處，例如可以縮短開發新技術的時程、加快產品技術的創新速度、強化專利申請技術方案、增加專利談判籌碼、甚至基於善意(bona fide)的迴避設計可以避免被主張惡意侵權(律師意見和專家證詞
U.S. Rolls-Royce v. GTE (Fed. Cir. 1986))，實務上惡意侵權有很多種樣態(Read
Corp. v. Portec, Inc 2009)，需要依照實際情況與與專利律師配合。
今年(2020)大陸專利法修訂，將懲罰性專利侵權賠償金額提高到五倍，美國是三倍，更可突顯出專利迴避設計作為應對專利風險的重要性。
成功的專利迴避設計就是一種合法且可以創造後來居上技術方案的跨領域創新手法，早已為歐美國際大企業採用多年，據知早從1990年代開始，就有創新專家與專利律師合作，為歐美跨國頂尖企業，運用創新式專利迴避設計，開發出不少市場產品技術的創新方案。
根據筆者在企業大量創新實務經驗，成功的將傳統的專利迴避設計結合創新工具，在不同領域的企業成功運用創新式專利迴避設計，創造不少成功案例，有硬體產品，也有軟體產品，其中最知名的就是企業軟體專利技術創新案例(華人首位發表於國際創新研討會2015年JAN)，事後再分析這些成功案例，也開發出不少更高效率的具體創新手段。
這些實證經驗成果，讓筆者對創新式專利迴避設計有另一個自創的名詞，也就是
─ 專利技術創新
PATENTRIZ®!
有關創新式專利迴避設計的詳細介紹將在下一篇(二)介紹給大家。
2020~2022©汪周禮@智合創新顧問有限公司
本文作者分享實務經驗，由於專利技術分工相當複雜專業，在此盡力分享，恐難免有漏失。如有缺漏，也歡迎來信指正告知。謝謝。
-------
歡迎聯絡智合創新以取得以下更多服務內容。
創新式專利迴避設計服務方案，包括培訓、輔導與外包專案以及客製化專利風險分析。
創新式專利迴避設計實務培訓課程 傾囊相授，歡迎報名。
https://www.iiiinnovation.com/product-page/innovative-patent-portfolio-design-around
歡迎各方洽談合作模式。
EMAIL: servcie@iiiinnovation.com
智合創新 ‧ 您創新的好夥伴！
很讚的分析及建議~祝周禮兄宏圖大展~~
回覆刪除謝謝智德兄的鼓勵與祝福~ 謝謝您~
刪除